분야
pptx문제 상황
20년 전 일본 제품을 모방한 제품을 통해 성장한 ㈜미네르바.
15년 전부터 사내연구소를 통해 5건의 특허도 받고, 국내 대기업으로부터 공동연구를 제안 받을 정도로 실력을 키움, 미국 등 해외 수출도 증가하는 실정
2011년 3월 4일 일본 ㈜다구라 사로부터 특허 침해 경고장 받음
㈜ 다구라 사 : 세계적으로 인지도가 높고, 현재까진 시장 점유율도 가장 큼, 2010년 미네르바사에 합작투자OEM 납품 제안했으나 거절당함
개요
- 경고장 접수
- 사실관계 확인
(1) 권리범위 분석
(2) 특허의 무효성 검토
(3) 특허침해여부 판단
(4) 법률적 하자 여부 검토
- 경고장 대응
- 실제 침해가능성이 있을 경우
1. 상대방권리에 하자 X (하자가 없으므로 대응방법이 다소 적음)
(1) 소송 X
1)비침해 논리개발
2)무효자료발견
3)카운터클레임 제기용 특허발견
4)장기적 공격무기 개발
5)협상(개별적 크로스 라이센스협약, 합작투자제안(사안),납품제안(사안), 특허
풀에 가입유도(저렴한 특허권사용목적) )
(2) 소송 ○
승소가능성 약(증거부족), 소송 중 협상통로 확보
2. 상대방 권리에 하자 ○(하자가 있으므로 대응방법이 다소 많음)
(1)소송 X
1) 협상
2) 중재
3) 분쟁예방 회피설계 등
4) 외국에서 특허 선 취득
5) 특허보증요구
6) 역침해 문제제기
7) 조정
(2) 소송 ○
1) 초기에 신속대응
2) 경험있는 변호사, 변리사 선임
3) 절차적 문제제기
4) 전략관리
5) 소송 중 협상통로 확보(화해, 라이센스, 기술협상, 계약협상 등)
6) 역침해 문제제기(민사적 형사적 제재수단강구)
- 실제 침해가능성이 없는 경우
1. 비침해분석입장을 상대방에게 통지
2. 권리범위 확인심판청구
변리사에게 침해판단 여부 의뢰
침해 가능성이
높을 경우
침해 가능성이
낮을 경우
상대방 권리에
하자 無
상대방 권리에 하자 有
비침해 분석
근거 제시
권리범위확인
심판 청구
소송 無
소송 有
경고장 접수, 사실관계 확인,대응
1. 경고장 접수
당황하지 않는 것이 포인트!
다구라 사가 침해를 주장하는 특허, 자사 제품을 확인
2. 사실관계 확인
꼼꼼하게 침해 주장을 확인하고 대책 수립
1) 서지적 사실의 확인 - 특허권 자체 또는 권리 행사의 문제점이 있는지 확인하기 위한 목적
1-1)대리인 선임 필요 검토 -> 필요 시 전문가 도움
2) 특허 권리 범위 확인 - 심사 포대 입수 후 특허권의 권리 범위 확인. 청구항 분석자료 작성.
3) 침해 여부 확인 - 청구항 분석을 기초로 확인.
4) 특허의 무효 사유와 선행 기술 확인 - 특허 등록 또는 권리 범위의 하자를 찾기 위한 것. 선행 기술을 확인하여 특허 범위를 제한하거나 무효로 만들 수 있는 사유를 찾을 수도 있다.
5) 다구라 사의 의도(라이센스, 시장진입 방해, 퇴출)와 심각성(협상 or 소재기)등 요구 사항을 확인하고 협상가능성도 고려
3. 경고장 답변
성급하게 답변을 하지 말아야 하고, 특허 침해를 인정하는 발언은 절대 하지 않는다.
1)먼저 검토를 위해 시간이 필요하다고 간략하게 답한다.
2)정식 답변은 다구라 사의 특허 침해 주장의 문제점이 있다면 지적하고, 침해 주장의 이유나 근거가 명확하게 제시되어 있지 않으면 소명을 요구한다. 그리고 미네르바사가 다구라사의 특허를 침해했다고 인정하는 언급은 하지 않는다.